Ley
Núm. 80 del año 2011
(P. del S. 1850); 2011, ley 80
Ley para la Protección de Secretos
Comerciales e Industriales de Puerto Rico
LEY NUM. 80 DE 3 DE JUNIO DE 2011
Para adoptar un nuevo estatuto que regule
el uso y protección de los secretos de negocio o industriales, que se conocerá
como la “Ley para la Protección de Secretos
Comerciales e Industriales de Puerto Rico”.
EXPOSICION DE MOTIVOS
En
los sectores de alta tecnología industrial y comercial, los llamados secretos
comerciales son útiles para proteger: (1) una invención que sea patentable
durante el proceso de aplicación para dicha patente, (2) información que no es
objeto de una patente o, (3) información que sencillamente no se pueda
patentizar, así como procesos, métodos o mecanismos. También se conocen como
secretos industriales o de negocio. Puede consistir en un proceso para
manufacturar, tratar o preservar materiales, una fórmula o receta, un proyecto
o patrón para el desarrollo de alguna maquinaria, o bien, simplemente una lista
de clientes especializados y constitutivos de un mercado determinado que
confieran alguna ventaja a su dueño sobre sus competidores.
En la actualidad, la protección a los derechos sobre la Propiedad
Intelectual es uno de los asuntos legales de más relevancia en lo que respecta
al comercio internacional. Con el crecimiento del comercio y las inversiones
que se dan en un contexto internacional, las marcas, patentes, derechos de
autor y los Secretos Comerciales o de negocio cobran una importancia aún
mayor. Es más probable que una compañía decida invertir en un lugar
donde entienden que tanto sus patentes, como sus procesos de manufactura u otro
tipo de propiedad, producto de procesos mentales, están debidamente protegidos
de una apropiación indebida. Para el año 2006, las compañías que cotizaban en
la bolsa de valores en los Estados Unidos poseían Secretos Comerciales
valorados en 5 billones de dólares ($5,000,000,000).
Durante
la Era de la Revolución Industrial proliferó la creación de maquinarias y
mecanismos. Las leyes de patentes se desarrollaron para proteger dichas creaciones.
En la llamada Era de la Información, la protección de los Secretos Comerciales
se adapta más a información confidencial que no es patentable y que es
necesaria para llevar a cabo los negocios. Existe una amplia gama de
información que podría considerarse Secreto Comercial, distinto al caso de las
patentes. Además, en algunos casos, un Secreto Comercial ofrece ventajas
significativas sobre una patente, ya que resulta ser un mecanismo menos costoso
y más expedito, al no requerir aprobación del Gobierno. Esto último tiene
mayor relevancia en industrias que se mueven rápidamente en cuanto a nuevas
tendencias o tecnologías. Igualmente, existen estudios que revelan información
sobre compañías que se encuentran en sus etapas iniciales y favorecen el uso
del Secreto Comercial. Por otro lado, en los últimos años se han dado varios
casos en los que un Tribunal ha declarado la invalidez de una patente,
resultando en la pérdida de la protección, por tiempo limitado, que ofrece la
ley, y más importante aun la pérdida de la confidencialidad de la información
que se hizo pública para el proceso de la obtención de dicha patente.
En
el campo de los derechos sobre Propiedad Intelectual, la legislación que regula
los llamados Secretos Comerciales está siendo objeto de atención a nivel
internacional por el potencial de convertirse en una herramienta legal cuando
una patente o derecho de autor no se ajusten a las necesidades específicas de
su dueño. Este tipo de ley sustituye barreras físicas o contractuales.
Se
considera un Secreto Comercial o Industrial cualquier información confidencial
que tiene un valor comercial o industrial y que su dueño protege razonablemente
para evitar su divulgación. Se distinguen, porque usualmente no requieren ser
registrados o cumplir con alguna formalidad para ser protegidos.
Los
orígenes de las restricciones a los Secretos Comerciales pueden ubicarse en la
antigua Ley Romana, en donde se castigaba al competidor que corrompía u
obligaba a un esclavo a divulgar los asuntos comerciales de su amo. Desde esa
época fue evolucionando y ya en el Código Penal Francés de 1810 se establecía
que todo director, encargado, obrero de fábrica que hubiere comunicado o
intentado comunicar a extranjeros o a franceses residentes en países
extranjeros secretos de la fábrica de la que es empleado, sería castigado.
Posteriormente fue tutelado en el campo civil y penal de lugares como Gran
Bretaña, Alemania, Noruega, España, Italia, Holanda, Brasil y Venezuela, así como
en la vasta mayoría de los Estados de la Nación Americana.
Un
Secreto Comercial puede ser el activo más valioso que tenga una persona o una
compañía. Puede ser más valioso que los edificios, maquinaria o vehículos,
además de ser irreemplazable. La no protección de los mismos podría dejar a
las compañías a merced de cualquier competidor o ex empleado que adquiriese
conocimiento del mismo, ya sea directamente por el dueño o por otros medios.
Por otro lado, el otorgar este tipo de protección fomenta el tipo de
investigación y desarrollo que produce información y la seguridad sobre la
misma.
Esta
Asamblea Legislativa entiende que Puerto Rico se incluya entre las
jurisdicciones que han reconocido la importancia de regular y proteger este
tipo de información, brindando así una mayor estabilidad y tranquilidad a los
dueños de los mismos para llevar a cabo y desarrollar sus operaciones en
nuestra Isla. Por ello, la presente medida sigue el modelo del Uniform
Trade Secrets Act (UTSA), promulgada por la Junta de Comisionados para
Promover la Uniformidad de Legislación en los Estados y Territorios de la
Unión, mejor conocida por sus siglas en inglés, ULC (Uniform Law Commission).
Entre las ventajas de aprobar estatutos uniformes, se destaca armonizar nuestro
derecho con los diversos Estados de la Nación en aquellos asuntos donde la
uniformidad del derecho sea convenientemente viable desde un punto de vista
jurídico. Tal actuación imprime mayor certeza al intercambio económico
entre los Estados, a la vez que posiciona a Puerto Rico en un escenario de
competitividad con el resto de los mismos en lo que atañe a las protecciones
que brinda nuestro foro para generar actividad económica. Al estar
aprobada esta medida uniforme en unos 45 Estados de la Nación, en lo que
respecta a secretos de negocio, se estimula el intercambio comercial entre las
personas o negocios de estos Estados y Puerto Rico.
DECRETASE POR LA ASAMBLEA
LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:
Artículo
1. - Título
Esta
Ley se conocerá como la “Ley para la Protección de Secretos Comerciales e
Industriales de Puerto Rico”.
Artículo
2. – Definiciones
Para
propósitos de esta Ley, los siguientes términos tendrán el significado aquí
dispuesto:
a)
Información
– Conocimientos que permiten ampliar o precisar los que se poseen. Incluyen,
pero no se limitan a, cualquier fórmula, compilación, método, técnica, proceso,
receta, diseño, tratamiento, modelo o patrón.
b)
Medios inapropiados – Medios ilícitos, no permitidos legalmente o que
sean contrarios a la sana competencia, a leyes y la reglamentación vigente, mediante
los cuales se obtiene un Secreto Comercial, incluyendo, pero sin limitarse a,
apropiación ilegal, robo, soborno, dolo, engaño, incumplimiento de un deber
contractual, interceptación de comunicaciones sin la debida autorización o
espionaje, ya sea electrónico o por otro medio. No incluye la ingeniería inversa
o la creación independiente.
c)
Persona - cualquier persona natural o jurídica.
Artículo
3. – Secreto Comercial
Se
considera un Secreto Comercial, o Secreto Industrial toda información:
a)
de
la cual se deriva un valor económico independiente, ya sea un valor actual o un
valor potencial, o una ventaja comercial, debido a que tal información no es de
conocimiento común o accesible por medios apropiados por aquellas personas que
pueden obtener un beneficio pecuniario del uso o divulgación de dicha información;
y;
b)
que
ha sido objeto de medidas razonables de seguridad, según las circunstancias,
para mantener su confidencialidad.
Será también parte del Secreto Comercial
toda información generada, utilizada o resultante de los intentos fallidos
realizados en el proceso de desarrollar el mismo.
Artículo
4. – Medidas Razonables de Seguridad
Las medidas razonables de seguridad son aquellas medidas
cautelares que se deberán tomar para limitar el acceso a la información bajo
circunstancias particulares. Se determinarán de acuerdo a la previsibilidad de
la conducta mediante la cual el Secreto Comercial pueda ser obtenido y la
naturaleza del riesgo de que se dé tal conducta, así como a la relación
costo-beneficio entre la medida de seguridad y el Secreto Comercial.
Las medidas que se pueden considerar como razonables para
mantener la confidencialidad del Secreto Comercial incluyen, pero no se limitan
a:
a) no divulgar la información
a individuos o entidades no autorizadas a tener acceso a la misma;
b) limitar la cantidad
de personas autorizadas a acceder la información;
c) requerir a los
empleados de la empresa autorizados a acceder la información, el firmar
acuerdos de confidencialidad;
d) guardar la información en un
lugar separado de cualquier otra información;
e) rotular la información
como confidencial;
f) tomar medidas para
impedir la reproducción indiscriminada de la información;
g) establecer medidas de
control para el uso o acceso de la información por parte de los empleados; o
h) implementar las
medidas tecnológicamente disponibles al publicar o transmitir la información a
través del Internet, incluyendo el uso de correo electrónico, páginas en la red,
foros de discusión y cualquier otro medio que sea equivalente.
Artículo
6. - Causa de Acción
Cualquier
persona natural o jurídica que se apropie indebidamente de un Secreto Comercial
responderá por los daños causados al dueño del mismo.
Para
efectos de esta Ley, será apropiación indebida:
a)
la
adquisición de un Secreto Comercial de otro por parte de una persona que
conocía o debió haber conocido que lo adquirió por medios inapropiados, ya sea
directa o indirectamente; o
b)
la
divulgación o uso de un Secreto Comercial de otro, sin autorización expresa o
implícita, por una persona que:
i.
utilizó
medios inapropiados para conocer el Secreto Comercial; o
ii.
al
momento de la divulgación o uso sabía o debió haber sabido que el Secreto
Comercial fue:
1.
obtenido
por medio de una persona que adquirió la información utilizando medios inapropiados;
2.
obtenido
bajo circunstancias que dan lugar a un deber de mantener su confidencialidad o
limitar su uso;
3.
obtenido
por medio de una persona que tenía un deber con el dueño del Secreto Comercial
de mantener su confidencialidad o de limitar su uso; o
4.
conocido
por accidente o error.
Artículo 7. – Procedimiento Especial
Cuando a juicio del Tribunal
correspondiente, en una demanda jurada o apoyada por una declaración jurada
presentada por el dueño de un Secreto Comercial, se aleguen hechos específicos
que establezcan claramente que el demandado se apropió indebidamente del
Secreto Comercial, que su
divulgación o utilización por parte del demandado le causará daños al
demandante, y que el
demandante tiene altas probabilidades de prevalecer, el Tribunal
emitirá una orden provisional ex parte requiriendo a la parte demandada que
paralice, cese o desista inmediatamente, bajo apercibimiento de desacato, del
uso o divulgación del Secreto Comercial a que la demanda se refiere, hasta la
celebración de una vista dentro de los diez (10) días contados a partir de la
fecha en que se expida la orden provisional.
La orden provisional dispondrá la
celebración de una vista dentro de los diez (10) días, contados a partir de la
fecha en que se expida dicha orden, para que la parte demandada muestre causa
por la cual no debe expedirse una orden de interdicto preliminar en lo que se
ventilan los derechos de las partes. La orden emitida perderá vigor, eficacia
y valor, y no será ejecutable, luego de transcurrido el referido término de
diez (10) días. Dicho término sólo podrá prorrogarse si el Tribunal determina
la existencia de circunstancias extraordinarias antes de que expire el término
de la orden previa.
Artículo 8. – Remedios – Interdicto
En todo caso en que quede evidenciada la
existencia de una apropiación indebida de un Secreto Comercial o Industrial, el
Tribunal podrá expedir una orden de interdicto preliminar sin que el demandante
tenga que evidenciar que ello constituye un daño irreparable. Además, el Tribunal
podrá emitir un interdicto permanente una vez concluido el caso en su fondo.
El Tribunal, a petición de la parte
demandada, dará por terminado el interdicto si el Secreto Comercial o
Industrial ha cesado de existir como Secreto. El Tribunal podrá extender el
interdicto por un periodo razonable adicional para evitar una ventaja comercial
indebida por parte de la parte demandada o, cuando el secreto deje de existir,
mediando culpa de la parte demandada.
El Tribunal podrá, bajo circunstancias
extraordinarias, ordenar el pago de regalías razonables si determinase que la
prohibición del futuro uso de un Secreto Comercial o Industrial sería una
medida irrazonable. El término dispuesto para el pago de dicha regalía no
excederá el tiempo durante el cual el uso del Secreto Comercial o Industrial
hubiese sido prohibido. Se considerará como circunstancia extraordinaria el que
se encuentre que una parte ha utilizado el Secreto Comercial antes de tener
conocimiento o estar en posición de conocer sobre la apropiación indebida,
haciendo que el remedio de interdicto sea un remedio contrario a equidad.
Artículo 9. – Remedios - Daños
Excepto en aquellos casos en los que
ocurrió un cambio de posición o situación, previo a que el demandado conociera
o debiera haber conocido sobre la apropiación indebida de la información del
Secreto Comercial o Industrial, y ello provoque que una sentencia monetaria sea
contraria a los principios de equidad, el demandante podrá recobrar los daños
materiales causados por dicha apropiación. El demandante podrá reclamar,
además, cualesquiera daños adicionales causados por cualquier ventaja obtenida
por el demandado como resultado de la apropiación indebida que no hayan sido
incluidos en el cómputo de las pérdidas causadas por los daños. De no poder
probar, a satisfacción del Tribunal, los daños materiales o los daños por
ventaja indebida, el Tribunal podrá ordenar el pago de regalías por un periodo
que no será mayor al periodo durante el cual el uso de la información sería
prohibida.
El Tribunal, en su discreción, podrá
fijar la cuantía de los daños en una cantidad que no exceda tres (3) veces los
daños probados cuando determine que la violación fue
intencional o de mala fe.
Los
elementos a considerarse al otorgar daños por apropiación indebida de un
Secreto Comercial o Industrial incluyen, pero no se limitan a:
a) pérdida de ganancia
por parte del dueño de la información;
b) valor de la suma que
habría sido pagada a un consultor para desarrollar la información;
c) depreciación del valor
de la información como resultado de la divulgación,
d) costos de desarrollo en el
proceso de adquirir la información; o
e) valor en el mercado de
la información.
Artículo 10. –
Honorarios de Abogado
Además de las circunstancias provistas
en las Reglas de Procedimiento Civil vigentes, el Tribunal deberá imponer en
su sentencia el pago de una suma razonable por concepto de honorarios de
abogado a la parte reclamante, si la evidencia presentada demuestra que la
apropiación indebida por la parte demandada fue intencional y de mala fe.
Artículo
11. – Conservación del Secreto
a) En cualquier acción
presentada en la que se alegue la apropiación indebida de un Secreto Comercial o
Industrial al amparo de esta Ley, la parte demandante, antes del descubrimiento
de prueba, describirá el Secreto Comercial de la manera más específica que sea
posible sin tener que divulgar el mismo.
b) En cualquier acción
presentada al amparo de esta Ley, el Tribunal deberá preservar la
confidencialidad del alegado Secreto Comercial o Industrial y tomará las
medidas que entienda que son necesarias, que podrán incluir, entre otras,
emitir una orden protectora que asegure su confidencialidad, el celebrar vistas
cerradas, mantener los expedientes de la acción sellados y ordenar a cualquier
persona envuelta en el litigio a no divulgar el Secreto Comercial o Industrial sin
autorización previa del Tribunal.
c)
Antes
de ordenar el descubrimiento de información designada por su dueño como un
Secreto Comercial o Industrial, el Tribunal deberá determinar si la parte que
solicita el descubrimiento tiene una necesidad sustancial de la información.
Para fines de esta Ley se entenderá que existe una “necesidad sustancial”, si
están presentes las siguientes circunstancias:
i.
las
alegaciones presentadas con el fin de establecer la existencia o ausencia de
responsabilidad han sido presentadas de manera específica;
ii.
la
información que se busca descubrir es directamente relevante a las alegaciones
presentadas de manera específica;
iii.
la
información que se busca descubrir es tal, que la parte que busca su
descubrimiento quedaría sustancialmente perjudicada si no se le permite acceso
a la misma; y
iv.
existe
una creencia de buena fe de que el testimonio o evidencia que se derive de la
información que forma parte del Secreto Comercial será admisible en el juicio.
d)
El
Tribunal no ordenará acceso directo a bases de datos que contengan información
que forme parte de un Secreto Comercial a menos que el Tribunal encuentre que
el proponente del descubrimiento no puede obtener dicha información por ningún
otro medio y que la información no está sujeta a ningún privilegio.
e)
A
solicitud del dueño del Secreto Comercial o Industrial, el Tribunal puede
condicionar el descubrimiento de dicho Secreto Comercial o Industrial a la
prestación de una fianza apropiada.
f)
Todo
Secreto Comercial o Industrial descubierto al amparo de esta Ley, sólo podrá
ser divulgado a las personas identificadas en la orden emitida por el Tribunal,
y sólo podrá ser usado o divulgado dentro del proceso judicial en el cual se
autoriza su descubrimiento.
g)
Toda
Persona que reciba información del Secreto Comercial o Industrial al amparo de
esta Ley estará sujeta a la jurisdicción de los tribunales del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico.
h)
Cuando
se discuta o divulgue un Secreto Comercial o Industrial en un juicio o vista,
el Tribunal ordenará el desalojo, de la Sala, de todas aquellas Personas, cuya
presencia no sea imprescindible para la continuación del proceso judicial y se
permitirá al dueño obtener acuerdos de confidencialidad firmados
individualmente por todas las Personas que se encuentren presentes en Sala o
sean parte de cualquier procedimiento en el cual se discuta, presente, o de
cualquier otro modo se divulgue el Secreto Comercial, que no hayan otorgado
previamente un acuerdo de confidencialidad con el dueño del Secreto Comercial o
Industrial.
i)
Toda
información que sea parte del Secreto Comercial o Industrial y toda copia,
duplicado, escrito o cualquier otro medio que refleje o contenga información
del Secreto Comercial, porciones o extractos del mismo, deberá ser devuelto al
dueño del Secreto Comercial al finalizar el litigio, o destruido a satisfacción
de éste.
Artículo 12. – Efectos sobre
otras Leyes
Excepto lo dispuesto en este Artículo,
esta Ley desplaza cualquier Ley del Gobierno de Puerto Rico que provea remedios
civiles por la apropiación indebida de un Secreto Comercial.
Esta Ley no afecta:
a)
remedios
contractuales, estén o no basados en la apropiación indebida de un Secreto
Comercial;
b)
otros
remedios civiles que no estén basados en la apropiación indebida de un Secreto
Comercial; y
c)
acciones
penales, estén o no basadas en la apropiación indebida de un Secreto Comercial.
Artículo 13. - Prescripción
Toda acción o procedimiento que se lleve a cabo para hacer cumplir
cualquier disposición de esta Ley, deberá iniciarse no más tarde de tres (3)
años a partir de la fecha en que la persona afectada sabía o debió haber sabido
del surgimiento de los hechos que dan base a la causa de acción.
Artículo 14. – Cláusula de Separabilidad
Si
cualquier cláusula, párrafo, artículo, sección,
inciso o parte de esta Ley fuere declarada inconstitucional por un Tribunal competente,
la sentencia a tal efecto dictada no afectará, perjudicará ni invalidará el
resto de la misma. El efecto de dicha sentencia quedará limitado a la cláusula, párrafo, artículo, sección, inciso o parte de
la misma que así hubiere sido declarada inconstitucional.
Artículo 15. – Vigencia
Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su
aprobación.
Notas Importantes:
1. Esta ley es copia de la ley
original cuando fue aprobada, no incluye enmiendas posteriores.
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